Q. 안녕하세요! 5TIP 국제특허법률사무소의 김형규 변리사님. 독자 여러분께 간략한 자기소개 부탁드립니다.

안녕하세요!특허를 포함한 지식재산권 변리서비스업을 수행하는 김형규 변리사입니다. 특허업무 대행을 하다 보면, 사업 열정을 가진 스타트업 사장님과 예비 창업자분들을 많이 뵙게 됩니다.

도전하는 사람의 성공에 일조하는 것이 변리업의 직업 철학이라고 생각하는 입장에서 ‘도전하는 사람을 위한 신문’의 인터뷰는 응당 성실히 임해야 하는 요청으로 생각되었습니다. 이 글을 읽는 한국투데이 독자 여러분 모두에게 도전과 열정이 가득한 한 해가 되길 기원합니다.

Q. 스타트업을 꿈꾸는 많은 분들의 경우 사업 아이템 선정과 제품 개발 시 특허에 대한 중요성을 크게 느낍니다. 특허 출원을 위한 일반적인 절차적 흐름도가 궁금합니다. 이에 대한 설명 부탁드립니다.

특허출원절차의 시작은 출원에 필요한 서류를 준비하는 것입니다. 발명자는 출원을 위한 서류로 발명을 설명하는 명세서를 특허청이 제시한 양식에 맞게 작성하고, 출원인과 발명자 정보를 기입하여 특허청에 제출합니다.

출원 작업은 특허로(https://www.patent.go.kr/smart/portal/Main.do)라는 사이트에서 진행하실 수 있습니다. 출원신청이 완료되면 약 10~12개월의 심사가 진행됩니다. 이 심사를 통과해야만 특허권이 확보됩니다. 특허청 심사관들은 출원된 기술이 거절이유가 없는 경우 바로 ‘특허결정서’를 통보하지만, 일반적으로 ‘의견제출통지서’를 통해 출원의 거절이유와 이유를 출원인에게 통지합니다. 이를 중간사건이라 합니다.

‘의견제출통지서‘에 대한 심사관의 의견에 특허권리범위를 적절히 수정하여 반론을 제시하는 ‘의견서 및 보정서’를 제출하면 심사관은 약 2~3개월 후 출원인의 반론에 대한 심사를 마무리하여 특허결정여부를 결정합니다.

Q. 특허 출원 시 출원인이 직접 특허출원을 신청하는 것과 특허법률사무소에 의뢰하여 진행하는 것이 있는데, 이 두 가지의 큰 차이점은 무엇이 있나요?

특허는 보호받고자 하는 기술을 특허법이 정한 원칙에 맞게 문자로 표현한 기술 문서입니다. 특허에 권리가 발생되는 기재영역인 ‘청구항’의 작성은 전문가의 도움 없이는 현실적으로 어렵습니다. 직접 출원시의 문제점을 크게 정리하면 다음과 같습니다.

첫째로는 청구항의 작성 방법을 모르기 때문에 ‘기재불비’의 거절이유가 발생되는 것이 일반적이고, 이는 특허법을 모르는 일반인들은 극복하는 것이 매우 어렵습니다. 청구항은 작성시 발명을 구성하는 구성요소, 구성요소를 한정하는 한정어구, 구성요소의 결합관계를 나타내는 연결어구의 개념을 명확히 인지해야 하며, 용어의 선택에 따라 권리범위를 좌우하는 법률 용어가 존재합니다. 일 예시로, 연결어구 중 ‘포함하는’을 ‘이루어지는’으로 쓰는 경우 권리범위상 대참사가 발생합니다.

둘째로는 기재불비가 발생되지 않는다 할지라도, 의도된 발명의 보호범위에 해당하도록 청구항이 작성되지 않는 것이 일반적입니다. 청구항의 작성은 공지된 선행기술과 차이점을 나타내면서도, 발명의 보호범위를 폭넓게 가져갈 수 있도록 작성되어야 하는데 이는 전문가인 변리사들 사이에서도 숙련도에 따라 퀄리티가 크게 달라집니다. 발명의 보호범위를 너무 넓게 기재하면 신규성 또는 진보성의 거절이유를 극복할 수 없으며, 너무 좁게 기재하면 특허등록에는 성공하나 제3자가 쉽게 회피할 수 있게 되므로, 그 기술의 경계를 섬세하게 설정해야 합니다.

직접 출원한다면 특허법률사무소에 의뢰하는 수임료를 절감하는 비용적 측면의 이익이 있으나, 특허출원을 잘못하는 경우 고쳐 쓸 수 없고, 허무하게 아이디어만 공개되는 리스크가 있습니다.

Q. 특허 출원과 등록 비용이 상당히 드는 것으로 알려져 있습니다. 특허 출원을 위해 큰 비용 부담이 어려운 학생들이나 중소 기업 등을 위해 특허료 감면에 대한 법적 규정이나 혜택이 있는지 궁금합니다.

특허법은 특허청에 납부하는 출원수수료(관납료)의 감면 규정을 두고 있습니다. 초중고의 재학생, 국가유공자 등은 출원, 심사청구, 최초 3년분 등록료의 100% 면제 대상입니다. 기타 개인이나 중소기업은 출원, 심사청구, 최초 3년분 등록료의 70% 감면 대상입니다. 출원료 등의 감면 사항은 요건 별로 다양하게 존재하므로, 특허로 사이트(https://www.patent.go.kr/smart/jsp/ka/menu/fee/main/FeeMain01.do)에서 본인이 감면 조건에 해당되는지 확인하실 수 있습니다.

Q. 사업화 할 수 있는 좋은 아이디어를 가진 경우 기존 제품이나 특허로 이미 존재하고 있는지 어떤 방법으로 확인해볼 수 있나요? 그리고 특허 가능성 검토를 위해 변리사분께 확인받고 싶은 경우 비용 부담은 얼마나 되나요?

키프리스(http://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp)라는 사이트를 통해 일반인이 무료로 선행특허를 검색할 수 있습니다. 특허검색에도 키워드 조합에 따라 결과가 천차만별이라 다소 스킬이 필요한데, 변리사를 통해 특허 가능성 검토를 요청하시는 경우, 비용은 10~50만원 선에서 부과될 수 있습니다. 현재 일반적으로는 발명자가 특허출원의뢰를 하면, 특허출원수수료 안에 선행기술조사를 함께 해드립니다.

Q. 특허 출원을 위해서는 아이디어의 구체화가 필수 관건인 것으로 알고 있습니다. 특허 사무소를 통해 출원을 준비하는 경우 출원자는 아이디어의 구체화를 어느 정도까지 준비하여 특허 사무소에 의뢰해야 하나요?

케이스별로 다르다고 할 수 있지만, IT와 같이 개념만으로 얼마든지 기술구현이 가능한 영역에서는 아이디어만으로도 구체화 조건을 만족합니다. 다만, 아이디어만으로 선행기술과 차이점의 주장이 어려울 경우, 한단계 더 세부적인 기술적 특징이 필요합니다. 이는 담당 변리사가 적절히 안내할 것이므로, 아이디어 단계에서 상담을 요청하셔도 충분합니다.

반면, IT와 달리 기기나 장치 등 하드웨어 관련 발명인 경우는 아이디어가 도면으로 표현될 수 있을 정도로 구체화가 진행되어야 하고, 화학/바이오 발명인 경우는 실험데이터가 존재해야 합니다.

발명자는 출원을 위해 요구되는 구체화의 정도를 자의적으로 판단하기 어렵기 때문에 오랜 시간 혼자 고민하기 보다는 아이디어 단계에서 특허 사무소를 방문하여 상담 받는 것이 바람직합니다.

Q. 우리나라에서 받은 특허를 외국에서도 권리 보장을 받기 위해서는 어떤 방법과 절차가 있나요?

특허는 속지주의이기 때문에 우리나라에서 받은 특허의 효력은 우리나라에 한합니다. 우리나라에서 받은 특허를 외국에서도 권리 보장받기 위해서는 외국에 다시 출원해서 외국의 심사를 받고 등록을 받아야 합니다. 이러한 해외출원의 루트로 PCT라는 특허협력조약을 이용하거나, 직접 개별국으로 출원하는 방법이 있습니다.

해외출원은 국내출원과 비교가 불가할 정도로 많은 비용이 들기 때문에 사업의 종류와 시장의 특성에 따라 해외출원 전략이 달라집니다.

Q. 특허도 거래가 가능한 것으로 압니다. 특허 거래를 위한 시장은 어떻게 형성되어 있나요?

특허 거래 시장은 현재 Open market 입니다. 특허권 보유자가 판매 희망 특허를 시장에 내놓고, 구매자가 구매 희망 기술을 올려놓아 원하는 특허를 탐색하고 자유롭게 거래합니다. 특허거래시장에서의 거래는 자유롭게 할 수 있으나, 중개가 필요하거나 실시권 등 계약설정에 어려움이 있는 경우 특허거래전문관 또는 담당 변리사에게 중개를 맡길 수 있습니다.

현재, 대표적인 특허 거래 플랫폼으로는 국가지식재산거래플랫폼 IP-Market(http://www.ipmarket.or.kr/usr/iu00/iu0001_v0.ipm )이 있습니다.

Q. 기타 하시고 싶은 말씀이 있으시다면?

변리사로 일하다 보면, 훌륭한 특허란 무엇인가에 대해 끈임없이 고찰하게 되는 것 같습니다. 과거, 새내기 변리사 시절에는 특허결정이 잘 나오고, 권리범위가 넓고, 심판 및 소송에서 승리할 수 있는 특허가 좋은 특허라는 막연한 생각을 갖고 있었습니다. 그러나, 실무를 경험할수록, 특허결정이 잘 나오게 작성된 명세서는 제3자의 회피가 쉽고, 권리범위가 넓게 작성된 명세서는 오히려 제3자로부터 무효심판의 공격을 받기 쉬워 고객 입장에서 결코 좋지 않은 결과를 주는 경우를 보았습니다.

좋은 특허란, 고객의 입장에서 사업화가 가능하도록 구체화되어야 할 것이고, 의도된 시장의 경쟁제품을 차단할 수 있어야 합니다. 또한 불필요한 분쟁에 휘말리지 않도록 고객의 비즈니스 모델에 적합하게 작성된 특허여야 할 것입니다. 이러한 특허를 위한 등록 과정은 발명자와의 충분한 커뮤니케이션이 있어야 하고, 심사관과의 치열한 다툼이 있어야 합니다.

좋은 특허는 결코 ‘빨리빨리’로 탄생하지 않으므로, 도전을 준비하시는 독자님들께서는 번뜩이는 발명이 있을 때 서두르지 마시고 변리사와 충분한 커뮤니케이션을 거치셔서 든든한 재산권과 함께 사업이 번창하시길 바랍니다.